Роялті на вашу голову
Владислав ЗИМОВЕЦЬ, Сергій ЗУБИК
Це перша стаття з циклу публікацій, присвячених інтелектуальній
власності, авторському і патентному праву, ноу-хау та роялті.
У наступних матеріалах - визначення форми та розміру винагороди
за користування об'єктами інтелектуальної власності, оподаткування
платежів роялті, бухгалтерський облік роялті та відображення роялті
у фінансовій звітності та обліку.
У спіх діяльності господарюючих суб'єктів на сучасному етапі розвитку
економіки все більшою мірою визначається наявністю тих видів контрольованих
ними ресурсів, які, як правило, відносять до об'єктів інтелектуальної
власності.
Створювані або придбані господарюючими суб'єктами такі нематеріальні
об'єкти можуть використовуватися безпосередньо у власній діяльності
та/або надаватися для використання іншим суб'єктам.
Зазвичай право на використання нематеріальних активів іншим суб'єктам
надається на платній основі.
В економічній та правовій літературі (у тому числі нормативній)
одним із найбільш поширених термінів для означення таких платежів,
є термін "роялті". За економічною сутністю роялті
є платежем за використання об'єктів інтелектуальної власності.
Отже, оскільки передумовою здійснення платежів роялті є наявність
об'єктів інтелектуальної власності, то для виявлення особливостей
оподаткування та обліку цього виду платежів насамперед потрібно
зрозуміти значення та взаємозв'язок тих найбільш значимих та загальних
економіко-правових понять, які пов'язані з фундаментальною природою
роялті, а саме: "інтелектуальна власність", "твори"
та "об'єкти промислової власності", "авторське та
патентне право" тощо.
Поняття інтелектуальної власності
Оскільки роялті за економічною сутністю є платежем за використання
об'єктів інтелектуальної власності, необхідно з'ясувати загальні
та спеціальні законодавчі норми, якими регулюються операції з надання
прав на використання таких об'єктів.
Детальні визначення щодо окремих об'єктів права інтелектуальної
власності наведені у спеціальному законодавстві.
Інтелектуальна власність поділяється на промислову власність,
яка залежно від виду об'єкта інтелектуальної власності охороняється
патентним правом або інститутом комерційної таємниці (секретна інформація
або ноу-хау), і твори, які охороняються авторським правом.
Об'єкти права промислової власності визначені Паризькою конвенцією
про охорону промислової власності від 20.03.1883 р., об'єкти авторського
права - Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року та
Бернською конвенцією про охорону літературних та художніх творів
(Паризький Акт від 24 липня 1971 року), на підставі яких розроблено
українське законодавство про захист прав інтелектуальної власності.
Авторське право
Порядок виникнення і здійснення авторського права регламентується
Законом України "Про авторське право і суміжні права".
Закон визначає авторське право як особисті (немайнові) та майнові
права авторів та їх правонаступників, що пов'язані зі створенням
та використанням творів науки, літератури та мистецтва, а також
права виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій
мовлення - суміжні права.
Загальне визначення поняття "твір" у законодавстві не
дається. Натомість дається визначення окремих видів творів (аудіовізуальний
твір, службовий твір, твір архітектури, твір образотворчого мистецтва,
похідний твір), у статті 8 Закону України "Про авторське право
і суміжні права" наводиться перелік об'єктів авторського права,
які охороняються.
Статті 14 та 15 Закону конкретизують зміст особистих (немайнових)
та майнових прав:
до особистих (немайнових) прав автора належить право:
1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним
чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного
використання твору, якщо це практично можливо;
2) забороняти під час публічного використання твору згадування
свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма
замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під
час будь-якого його публічного використання;
4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому
перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому
посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора;
до майнових прав належать виключні права автора (або іншої
особи, яка має авторське право) на використання твору в будь-якій
формі і будь-яким способом, зокрема виключне право дозволяти або
забороняти:
1) відтворення творів;
2) публічне виконання і публічне сповіщення творів;
3) публічну демонстрацію і публічний показ;
4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється
іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;
5) переклади творів;
6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів;
7) включення творів як складових частин до збірників, антологій,
енциклопедій тощо;
8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим
способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом
іншої передачі до першого продажу примірників твору;
9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином,
що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого
місця і у будь-який час за їх власним вибором;
10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після
першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників
аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, музичних
творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у фонограмі
чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер;
11) імпорт примірників творів.
Наведений перелік не є вичерпним.
Згідно з Законом, виникнення і здійснення авторського і суміжного
права не вимагає виконання жодних формальностей. Цим Законом
встановлено, що особа, яка має авторське право, для сповіщення
про свої права може використовувати знак охорони авторського права,
який розміщується на кожному примірнику твору і складається з латинської
літери С у колі - ©, імені (найменування) особи, яка має авторське
право, і року першої публікації твору.
Крім того, частина 5 статті 11 зазначеного Закону передбачає, що
особа, яка має авторське право або будь-яку виключну правомочність
на твір, для свідчення про авторство на оприлюднений чи не оприлюднений
твір, про факт і дату опублікування твору чи про договори, які зачіпають
права автора на твір, у будь-який час протягом терміну охорони авторського
права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах.
Положення про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури
і мистецтва затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від
18 липня 1995 року №532.
Про реєстрацію прав автора видається свідоцтво. При виникненні
спору реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства,
тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено
інше. Таким чином, реєстрація забезпечує охорону авторського
права. Розміри зборів за державну реєстрацію прав автора на твори
науки, літератури і мистецтва затверджені Постановою Кабінету Міністрів
України від 18 липня 1995 року №532.
Оскільки особа - власник авторського права не зобов'язана, згідно
з зазначеним Законом та іншими законодавчими актами України, реєструвати
свої права, вона може вступити у правовідносини з іншими особами
на предмет продажу твору за кошти, його відчуження іншим способом
за винагороду чи без неї без будь-яких обмежень.
Згідно з порядком, встановленим у статті 32 Закону України "Про
авторське право і суміжні права", автор або інша особа, що
має авторське право, можуть також надавати іншим особам дозвіл на
використання твору будь-яким одним або всіма відомими способами
на підставі авторського договору.
Майнові права автора можуть делегуватись повіреним або організаціям
колективного управління.
Загальні вимоги до змісту договору встановлюються у статті 33
Закону України "Про авторське право і суміжні права".
Авторський договір вважається укладеним, якщо між сторонами досягнуто
угоди щодо всіх суттєвих його умов (спосіб використання, розмір
і порядок виплати винагороди, термін дії договору тощо та територія,
на яку поширюється передане право).
Патентне право
Законодавство України передбачає застосування патенту як різновиду
охоронного документа для охорони прав на такі види об'єктів інтелектуальної
власності, як винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
Призначенням патенту є засвідчення, по-перше, пріоритету (першості
у поданні заявки на отримання патенту), по-друге, авторства (невід'ємного
особистого права автора) і, по-третє, права власності на винахід,
корисну модель або промисловий зразок.
Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права
власності на згадані вище об'єкти інтелектуальної власності, регулюються
такими законами: щодо винаходів та корисних моделей - Законом України
"Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", щодо
промислових зразків - Законом України "Про охорону прав на
промислові зразки".
Згідно з Законом України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі":
винахід - технологічне (технічне) вирішення, що відповідає
умовам патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню і промисловій
придатності);
корисна модель - нове і промислово придатне конструктивне
виконання пристрою.
Згідно з Законом України "Про охорону прав на промислові
зразки", промисловий зразок - результат творчої діяльності
людини у галузі художнього конструювання. Від корисної моделі промисловий
зразок відрізняється тим, що право на корисну модель охороняє технічну
сутність виробу, тоді як право на промисловий зразок охороняє зовнішній
вигляд виробу.
Аналогічно структурі прав на твір (об'єкт авторського права),
права на об'єкти, що охороняються патентами, складаються з прав
авторства - невід'ємних особистих прав, які належать їх авторам
і охороняються безстроково, та прав власності, які можуть бути передані
на підставі відповідного договору власниками патенту будь-яким особам,
які стають їх правонаступниками.
Крім передачі права власності на винахід, корисну модель або промисловий
зразок власники патенту можуть надати будь-яким особам дозвіл (видати
ліцензію) на використання цих об'єктів на підставі ліцензійних договорів.
Предмет ліцензійних договорів достатньо чітко визначено у статті
28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
та статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки". Згідно з цими статтями, за ліцензійним договором власник
патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу, корисної
моделі або промислового зразка іншій особі (ліцензіату), а та, своєю
чергою, бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені
договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені ліцензійним
договором.
Закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
(на відміну від Закону "Про охорону прав на промислові зразки")
передбачає варіантність ліцензійних договорів. Згідно з договором
про виключну ліцензію, ліцензіар передає право на використання
винаходу (корисної моделі) ліцензіату в певному обсязі, на визначеній
території і на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати
винахід (корисну модель) у частині, що не передається ліцензіату.
При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання
винаходу (корисної моделі) іншій особі на цій же території в обсязі
наданих ліцензіату прав.
За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає
право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату, залишаючи
за собою право на використання винаходу (корисної моделі), включаючи
право надання ліцензій іншим особам.
Вимоги до договорів про передачу прав власності на об'єкти, що
охороняються патентами, та ліцензійних договорів встановлені у частині
8 статті 28 Закону "Про охорону прав власності на винаходи
і корисні моделі" й у частині 6 статті 20 Закону "Про
охорону прав на промислові зразки". Такі договори вважаються
дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.
Законами встановлено обов'язковий порядок реєстрації договорів
про передачу прав власності на об'єкти, що охороняються патентами,
та ліцензійних договорів: передача права власності на винахід,
корисну модель та промисловий зразок та надання ліцензії на
їх використання вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з
дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення
їх до Реєстру (порядок реєстрації договорів встановлено Інструкцією
про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності
на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання
винаходу (корисної моделі) та Інструкцією про розгляд та реєстрацію
договору про передачу права власності на промисловий зразок та ліцензійного
договору на використання промислового зразка, які затверджені наказом
Держпатенту України від 06.06.95 р. №89).
Все більшого значення у практиці застосування патентного права
набувають питання взаємовідносин безпосередніх авторів об'єктів,
що охороняються патентами, та їх роботодавців, адже практика зарубіжних
країн свідчить, що на сьогодні близько 90% від загальної кількості
заяв на патенти [1] є заявами на службові винаходи, корисні моделі
та промислові зразки. Поняття "службовий винахід" виникло
в рамках зарубіжного патентного права з метою забезпечення інтересів
роботодавця, з яким винахідник пов'язаний трудовими правовідносинами.
Призначенням інституту службового винаходу є створення таких
правових засад, які б не давали можливості винахіднику передавати
свій винахід нікому іншому, крім роботодавця.
Згідно зі статтею 9 Закону України "Про охорону прав на винаходи
і корисні моделі" та статтею 8 Закону України "Про охорону
прав на промислові зразки", права на одержання патенту на службовий
винахід (корисну модель) та промисловий зразок має роботодавець
винахідника.
За визначенням Закону України "Про охорону прав на винаходи
і корисні моделі", службовий винахід (корисна модель) - це
винахід (корисна модель), створений працівником:
- у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця
за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше;
- з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва
і обладнання роботодавця.
Хоча Закон України "Про охорону прав на промислові зразки"
і не оперує терміном "службовий промисловий зразок", однак
виходячи зі змісту тих норм цього Закону, які регулюють правовідносини
між роботодавцем та винахідником, можна зробити висновок про наявність
відповідного смислового поняття, під яким розуміється промисловий
зразок, що створений "ѕу зв'язку з виконанням службових обов'язків
чи дорученням роботодавця" (частина 1 статті 8 Закону).
Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання
від винахідника повідомлення про винахід (створення корисної моделі
чи промислового зразка) подати до Центрального органу виконавчої
влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, яким
нині є Департамент інтелектуальної власності Міннауки, заявку на
одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі
або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної
моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець
повинен укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та
умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно
до економічної цінності винаходу, корисної моделі чи промислового
зразка і/або іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем.
В інших випадках право на одержання патенту має власне винахідник.
Як випливає із вищезазначеного, стороною-ліцензіаром у ліцензійному
договорі може бути як юридична, так і фізична особа. Обмежень або
рекомендацій щодо сум винагород ліцензіару законами України "Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі" та "Про охорону
прав на промислові зразки" не встановлено.
Предметом ліцензійного договору має бути надання права на використання
винаходу (корисної моделі) чи промислового зразка.
До поняття "використання промислового зразка" належить
(ч. 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові
зразки") виготовлення, пропонування для продажу, введення в
господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого
із застосуванням запатентованого промислового зразка. Виріб визнається
виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка,
якщо при цьому використано всі суттєві ознаки промислового зразка.
Практика укладення ліцензійних договорів стосовно використання
об'єктів, які охороняються патентами, вимагає від ліцензіара підтвердження
права власності на авторські права та патенти, перелік яких є невід'ємною
частиною ліцензійного договору.
Торгові марки та знаки для товарів і послуг
Велике значення для товаровиробників у сучасних умовах має застосування
- з метою успішного просування на ринку товарів - різноманітних
марок та знаків для товарів та послуг. Представлення товару як марочного
дає підстави для підвищення ціни на нього, а тому застосування марок
та знаків є важливим аспектом маркетингової політики товаровиробника.
Незважаючи на те що в Законі України "Про оподаткування прибутку
підприємств" використовується як термін "знаки для товарів
і послуг", так і термін "торгова марка", у спеціальному
законодавстві подається нормативне визначення лише одного з них,
а саме терміна "знак для товарів та послуг". Тож, передусім,
необхідно розібратись, що означає кожен з цих термінів та як вони
співвідносяться між собою.
Як правило, в контексті товарно-знакової практики авторитетні
літературні джерела поняття "марка" визначають
як "ім'я, термін, знак, символ, рисунок або їх поєднання, призначені
для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців
і диференціації їх від товарів та послуг конкурентів"1.
Слід зазначити, що дослівний переклад англійського терміна trademark
означає товарний знак. Термін "товарний знак" в економічній
літературі та законодавстві використовується у разі, коли марка
в цілому або окремі її елементи перебувають під правовою охороною2,
відповідаючи прийнятому у міжнародній практиці визначенню trademark.
Такий термін вживається, зокрема, в американському законодавстві
(акт США про торгові марки 1946 року визначає, що торгова марка
(trademark) застосовується з метою ідентифікації товарів, що мають
матеріальну форму. Термін "торгова марка" включає будь-які
слова, імена, символи, пристрої у будь-якій комбінації). Український
аналог цього визначення - знаки на товари і послуги. Знак на товари
і послуги може бути зареєстрований у будь-якій країні за бажанням
власника такого знака.
Також можлива міжнародна реєстрація знака згідно з вимогами Мадридської
угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року.
Фактично терміни "знак на товари і послуги" і "торгова
марка" є синонімами, з однією лише відмінністю: знак на товари
і послуги - це термін українського законодавства; торгова марка
- результат перекладу українською мовою терміна trademark. У
конвенціях про усунення подвійного оподаткування, укладених Україною
з іншими державами, вживається саме термін "торгова марка".
Терміни "знак на товари і послуги" і "торгова
марка" є синонімами, з однією лише відмінністю: знак на товари
і послуги - це термін українського законодавства; торгова марка
- результат перекладу українською мовою терміна trademark.
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
дає таке визначення поняття "знак для товарів і послуг":
"це знак-позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються
від однорідних товарів і послуг інших осіб". Охоронним документом,
який засвідчує право власності на знак та обсяг правової охорони
(зображення знака та перелік товарів і послуг), є свідоцтво.
Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг", стаття 16 (частина 4), встановлено, що власник свідоцтва
може передавати на підставі договору право власності на знак будь-якій
особі, яка стає правонаступником власника свідоцтва.
Крім того, власник свідоцтва має право надати будь-якій особі
дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного
договору. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість
товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором,
не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і
що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. Аналогічно
до порядку, передбаченого для патентів (корисних винаходів), Договір
про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються
дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.
Передача права власності на знак та надання ліцензії на використання
знака вважаються дійсними для будь-якої іншої особи з дати публікації
відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг. Оскільки,
як уже згадувалося, згідно з Законом України "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг", право власності на знак засвідчується
свідоцтвом, то очевидно, що стороною, яка має право дати будь-якій
особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака, може бути
лише повноважний власник свідоцтва.
Важливо звернути увагу на трактування Законом поняття "використання
знака". Стаття 16 Закону визначає, що використанням знака
визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для
яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих
виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і
ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках
та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів
і послуг у господарський оборот. Бажано, щоб форми використання
знака у ліцензійному договорі були ідентичними тим, що встановлені
Законом.
Ноу-хау
У міжнародній практиці прийнято узагальнювати цей вид інтелектуальної
власності під назвою "торгові секрети", оскільки загальнодоступні
ноу-хау не можуть бути оцінені.
Загальні стандарти щодо віднесення певної інформації до складу
поняття "торгові секрети" визначено статтею 39 Угоди TRIPS
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights),
укладеної в рамках Уругвайського раунду переговорів Всесвітньої
торговельної організації у жовтні 1996 року:
- інформація повинна бути секретною (тобто не бути загальновідомою
або загальнодоступною зацікавленим у ній колам);
- законний власник цієї інформації повинен вжити необхідних заходів
для збереження її секретності (наприклад, шляхом укладення угод
про конфіденційність).
Наприклад, підприємством розроблено процес виробництва продукції,
який дає змогу знизити її собівартість, що забезпечує конкурентні
переваги на ринку. Підприємство повинно вжити заходів щодо обмеження
доступу до цієї інформації та конфіденційності. Надаючи ліцензіату
права на використання ноу-хау, необхідно вимагати від нього аналогічних
заходів щодо конфіденційності інформації.
У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
(у підпункті, в якому дається визначення роялті) ноу-хау ототожнюється
із промисловим, комерційним та науковим досвідом: роялті - "винагорода
за користування або за надання права на користування будь-яким авторським
правомѕ; за придбання ѕправа на інформацію щодо промислового,
комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)". Аналогічне
поняття застосовується у конвенціях про уникнення подвійного оподаткування
доходів і майна та запобігання податковим ухилянням.
Згідно з НСБО, ноу-хау віднесено до нематеріальних активів.
Поняття "ноу-хау" є дуже широким і охоплює будь-яку
наукову, технічну, виробничу інформацію. За визначенням Всесвітньої
організації інтелектуальної власності, "будь-яка конфіденційна
інформація, яка забезпечує підприємству конкурентні переваги, може
розглядатись як торговельний секрет". Стаття 30 Закону України
"Про інформацію" визначає поняття "інформація
з обмеженим доступом": "Конфіденційна інформація -
це відомості, які є у володінні, користуванні або розпорядженні
окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням
відповідно до передбачених ними умов.
Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного,
ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру,
одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного,
ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу
і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають
режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної,
та встановлюють для неї систему (способи) захисту".
Стаття 38 Закону України "Про інформацію" встановлює,
що інформація може бути об'єктом права власності фізичних та юридичних
осіб, яке виникає на підставі створення інформації своїми силами
і за свій рахунок або договору на створення або придбання інформації.
Інформація може бути об'єктом права власності як у повному обсязі,
так і об'єктом лише володіння, користування чи розпорядження. Важливо
відокремлювати ці права у договорі про передачу ноу-хау.
Предметом договору на придбання ноу-хау може бути надання права
на використання конфіденційної інформації її отримувачем способом,
обумовленим сторонами договору, з обов'язковими застереженнями,
які б забороняли передачу такої інформації третім особам без згоди
її власника та передбачали вжиття інших заходів, направлених на
збереження її секретності. Слід зазначити, що застереження щодо
передання секретної інформації третім особам виникає автоматично
стосовно договорів про науково-технічну інформацію. Відносини між
власниками науково-технічної інформації, її споживачами і посередниками
регулюються статтею 7 Закону України "Про науково-технічну
інформацію", згідно з якою "Споживач науково-технічної
інформації несе відповідальність за дотримання прав власника цієї
інформації. Він не має права передачі одержаної науково-технічної
інформації третій особі, якщо це не обумовлено договором між власником
і споживачем науково-технічної інформації".
Зважаючи на можливість об'єднання у понятті "ноу-хау"
як науково-технічної, так і іншої конфіденційної інформації, таке
застереження потрібно робити. Спеціальний порядок передачі права
власності на інформацію законодавством України не встановлено, тому
договір може бути укладений у формі договору купівлі-продажу ноу-хау.
Як уже зазначалось, поняття "ноу-хау" законодавством
не визначено, особи мають право самостійно визначати, яка саме конфіденційна
інформація є предметом договору. У цьому разі у пригоді стане узагальнення
іноземного досвіду. Наприклад, Стандарт "Оцінка об'єктів інтелектуальної
власності" Російського товариства оцінювачів (пункт 4.4) дає
досить широке визначення ноу-хау, до якого належать підтверджені
документами підприємства:
- конструкторська, технологічна, проектна, економічна, юридична
та інша документація, призначена для використання у виробництві
і реалізації товарів і послуг;
- незапатентовані винаходи, формули, рецепти, склади, розрахунки,
дослідні зразки, результати випробувань і дослідів;
- системи організації виробництва, маркетингу, управління якістю
продукції і послуг, кадрами, фінансами, політикою капіталовкладень;
- виробничий досвід і навчання персоналу.
Важливою ознакою ноу-хау є те, що секрети, які передаються і можуть
бути використані у виробництві, раніше ніде не видавались і не отримували
захисту як промислова власність. На нашу думку, предметом договору
має бути конфіденційна інформація щодо знань та досвіду виробничого,
фінансового та адміністративного характеру з їх докладним описом.
Формою передачі ноу-хау можуть бути документація, креслення, інструкції
з експлуатації обладнання та організації бізнесу, технологічні карти
та схеми, інструкції щодо персоналу тощо. У цій частині предмет
відповідає визначенню ноу-хау. Проте на практиці у договорах на
передачу ноу-хау передбачається також надання технічних та управлінських
консультацій, навчання персоналу.
Такі види послуг є суміжними витратами, які пов'язані з придбанням
конфіденційної інформації, але бухгалтерський та податковий облік
таких витрат регламентується іншими нормами. До ноу-хау не можна
віднести, наприклад, витрати на стандартизацію управління якістю
на підприємстві згідно з міжнародним стандартом ISO 9000, оскільки
процедури такої стандартизації оформлені у вигляді системи управління
документами, де документи - це записи, що реєструють діяльність
компанії і людей, відповідальних за кожен з етапів процесу контролю
якості. ISO 9000 визначає базовий набір заходів щодо контролю якості,
і його вимоги є загальнодоступними для користувачів.
Франшиза
Останнім часом, у тому числі й на українському ринку, все більшою
популярністю користується такий спосіб поширення бізнесу, як франчайзинг.
Під франчайзингом розуміють такий спосіб організації бізнесу,
при якому один економічний суб'єкт (франчайзор) передає іншому економічному
суб'єкту (франчайзі) право на продаж свого продукту або послуг.
Як правило, договір франчайзингу передбачає надання дозволу на
використання товарного знака у комплексі з передачею комерційних
і промислових секретів (ноу-хау). Таким чином, з точки зору договірних
відносин франчайзор (franchisor) - це компанія, яка надає ліцензію
на використання свого товарного знака та ноу-хау, а франчайзі (franchisee)
- це компанія, яка отримує допомогу в організації ведення бізнесу
і сплачує франчайзору сервісну плату (роялті) за користування
товарним знаком, ноу-хау і комерційним досвідом франчайзора. Загалом,
предметом договору франчайзингу є продаж франшизи (франчайзингового
пакета), під якою розуміється повна бізнес-система, складовими
якої є торгові знаки, ноу-хау, навчання та консалтинг тощо.
На практиці винагорода франчайзора визначається у процентах від
загальної суми продажів, яка розраховується на підставі звітів франчайзі.
Визначення поняття "франчайзинг" в українському законодавстві
немає, у зв'язку з чим можуть виникати певні ускладнення з бухгалтерським
і податковим обліком таких операцій. Незважаючи на те що платежі
за договором франчайзингу за своїм економічним змістом підпадають
під визначення "роялті" (платежі за використання знака
на товари і послуги та ноу-хау), доцільно було б у таких договорах
зазначати, що франчайзі сплачує франчайзору платежі роялті з детальним
визначенням порядку розрахунку останніх. Кращим варіантом було б
взагалі уникати терміна "франчайзинг" і детально визначати
предмет договору як договір на використання інтелектуальної власності
(знак на товари і послуги і ноу-хау). Обов'язково слід визначати
порядок передачі ділової і технічної інформації, інструкцій і документації.
Разом з тим ускладнення виникнуть у разі, якщо, згідно з договором,
франчайзор надає послуги з навчання персоналу франчайзі.
Як правило, такі угоди передбачають як перший разовий внесок,
так і регулярні платежі, які можна розподілити на такі, що ідентифікуються
з поняттям роялті, і такі, які не можна віднести до їх складу (відрахування
у загальний фонд реклами). Якщо згідно з договором франчайзингу
встановлено єдиний платіж у фіксованій сумі за використання знака
на товари і послуги, а також за рекламну, технологічну та методичну
підтримку, то ідентифікувати цей платіж як роялті неможливо, оскільки
він включає й інші витрати. З метою правильної класифікації доходів
і витрат у бухгалтерському і податковому обліку доцільно чітко виділяти
у договорах франчайзингу належну до сплати суму роялті за використання
знака на товари і послуги, ноу-хау та інші витрати, які не можуть
бути віднесені до роялті.
Загальноприйняте визначення поняття "роялті"
На відміну від об'єктів права інтелектуальної власності, "роялті"
як винагорода за використання об'єктів інтелектуальної власності,
не має власного визначення як спеціальне поняття у міжнародних правових
актах з питань інтелектуальної власності взагалі.
Авторитетні довідкові видання, зокрема економічні словники, достатньо
широко тлумачать поняття "роялті". Більшість авторитетних
видань дотримується загальноприйнятого у практиці визначення роялті
по суті. Загальновизнано, що цей термін означає платіж за користування
інтелектуальною власністю.
Проте є різні думки щодо зарахування до роялті тих чи інших платежів
залежно від певних умов їх сплати (зокрема періодичності та бази
для нарахування): якщо одні автори допускають можливість попередньої
оплати роялті, то інші чітко розмежовують поняття "роялті"
і "паушальний платіж". Суперечливими є також позиції стосовно
порядку розрахунку розміру роялті.
Так, за визначенням Великого економічного словника за редакцією
А. Н. Азріліяна [2], роялті - це періодичні відрахування
продавцю (ліцензіару) за право користування предметом ліцензійної
угоди. Стосовно форми сплати роялті наголошується, що роялті "встановлюються
у вигляді фіксованих ставок, які сплачуються ліцензіатом
через узгоджені проміжки часу протягом дії ліцензійної угоди. Ставка
роялті визначається у процентах від вартості чистих продажів
ліцензованої продукції, її собівартості, валового прибутку або на
одиницю випущеної продукції".
При цьому визначення роялті в процентах від обсягів продажу продукції
є, на думку авторів Великого економічного словника, "найпоширенішим".
Разом з тим паушальний платіж визначається як "разова
винагорода за право користування предметом ліцензійної угоди
до отримання економічного ефекту (прибутку) від його використання".
За висновком авторів Великого економічного словника, паушальний
платіж за економічною сутністю є капіталізацією роялті, тобто його
попередньою оплатою.
На відміну від такого трактування роялті, англо-російський "Бизнес:
Оксфордский толковый словарь" не розділяє платежі за право
використання інтелектуальної власності на власне "роялті"
та "паушальні платежі" залежно від умов або ознак цих
платежів: "роялті - плата за право використання власності іншої
особи з метою отримання прибутку. Може йтися про інтелектуальну
власність, наприклад про книгу (авторське право) або винахід (патент).
Це може також бути плата власнику землі, який надав кому-небудь
право розробки надр, за продаж видобутих корисних копалин. Вважається
майном, яке знецінюється, оскільки копірайт, патент чи розробка
надр мають обмежений строк дії".
Фінансово-кредитний словник [3] визначає "роялті"
як "періодичний ліцензійний платіж за право використання
винаходів, патентів, ноу-хау, видання книжок, прокату кінофільмів,
постановки п'єс, виконання авторської музики тощо". Щодо попередньої
(разової) сплати роялті Фінансово-кредитний словник визначення не
дає, але й не ідентифікує її з поняттям паушального платежу.
За визначенням словника-довідника "Інтелектуальна власність"
[4], роялті - різновид авторської винагороди, що становить
частку автора від доходів, одержаних від використання його твору.
Роялті встановлюється у вигляді відсотка від роздрібної ціни опублікованого
твору або від загальної касової виручки театру. Виплата роялті здійснюється
періодично відповідно до кількості проданих примірників або здійснених
виконань. На відміну від поняття "роялті", термін "паушальний
платіж" означає виплату ліцензійної винагороди у вигляді зафіксованої
в ліцензійній угоді суми повністю або в розстрочку. Автори словника-довідника
"Інтелектуальна власність" не намагаються якось узгодити
ці два терміни.
Згідно з пунктом 3.20 Стандарту "Оцінка об'єктів інтелектуальної
власності" Російського товариства оцінювачів, поняття "роялті"і
"паушальний платіж" є різновидами ліцензійної винагороди,
які досить чітко розмежовуються, при цьому в основу покладається
не порядок сплати, а порядок розрахунку суми винагороди: роялті
- поточні (періодичні) відрахування за фіксованою ставкою від обсягів
реалізованої продукції (послуг) через визначені проміжки часу; паушальний
платіж - твердо фіксована сума винагороди за надані згідно з
ліцензійним договором права на використання об'єктів інтелектуальної
власності, незалежно від фактичних обсягів реалізованої продукції
(послуг). Паушальний платіж може здійснюватись як у вигляді разового
платежу, так і у розстрочку.
На наш погляд, невіднесення до складу роялті фіксованого платежу,
разового або періодичного, і розмежування понять "роялті"
і "паушальний платіж" на цій підставі є недостатньо обгрунтованими.
Разом з тим термін "паушальний платіж" в українському
законодавстві не використовується, а у податковому законодавстві
дається дуже суперечливе і неоднозначне визначення "роялті",
про що йтиметься в наступних публікаціях.
(Далі буде)
Примітки:
1 "Marketing Definitions: a Glossary
of Marketing Terms". Chicago, American Marketing Association,
1960.
2"Товарний знак - марка або
її частина, забезпечені правовим захистом. Товарний знак захищає
виключні права продавця на користування марочною назвою та/або
марочним знаком (емблемою)" - "Marketing Definitions:
a Glossary of Marketing Terms". Chicago, American Marketing
Association, 1960.
Узагальнене поняття інтелектуальної власності дає Стокгольмська
конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної
власності від 14.07.67 р. (зі змінами, затвердженими 28.09.79
р.) (далі - Стокгольмська Конвенція). Згідно зі статтею 2 Стокгольмської
Конвенції, до інтелектуальної власності належать права на літературні,
художні та наукові твори; виконання артистів, фонограми і телерадіомовлення;
винаходи в усіх сферах людської діяльності; наукові відкриття;
промислові зразки; знаки для товарів і послуг; фірмові найменування
та позначення; захист від недобросовісної конкуренції; інші права
на результати інтелектуальної діяльності у промисловій, науковій,
літературній та художній сферах.
Згідно з Угодою про співробітництво з припинення правопорушень
у сфері інтелектуальної власності від 06.03.98 р. між країнами
СНД, інтелектуальна власність розуміється в значенні, наведеному
в статті 2 Стокгольмської Конвенції.
Законодавство України дає невичерпний перелік об'єктів інтелектуальної
власності. У статті 41 Закону України "Про власність"
до об'єктів права інтелектуальної власності віднесено твори науки,
літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів
і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати
інтелектуальної праці.
Перелік об'єктів авторського права, які охороняються
1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного,
технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
3) комп'ютерні програми;
4) бази даних;
5) музичні твори з текстом і без тексту;
6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні
та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
7) аудіовізуальні твори;
8) твори образотворчого мистецтва;
9) твори архітектури;
10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами,
подібними до фотографії;
11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного
ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, художнього скла, ювелірні
вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову
охорону об'єктів промислової власності;
12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори,
що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури
та інших сфер діяльності;
13) сценічні обробки творів, зазначених у підпункті 1 пункту
1 цієї статті, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
14) похідні твори1;
15) збірки творів, збірки обробок фольклору, енциклопедії та
антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови,
що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або
упорядкуваннями змісту без порушення авторських прав на твори,
що входять до них як складові частини;
16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування
українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів
кінематографії;
17) інші твори.
Стаття 8 Закону України "Про авторське право
і суміжні права"
Примітки:
1 Похідний твір - твір, що є творчою
переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його
охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору,
інша переробка твору) чи його творчим перекладом іншою мовою
(до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані
шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими
мовами інших аудіовізуальних творів).
Що таке виключне та невиключне право на використання твору
Передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися
на основі авторського договору про передачу виключного
права на використання твору або на основі авторського договору
про передачу невиключного права на використання твору.
Передача виключного права на використання твору - це
надання права використовувати твір певним способом і у встановлених
межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надання
цій особі права дозволяти або забороняти подібне використання
твору іншим особам. При цьому за особою, яка передає виключне
право на використання твору, залишається право на використання
цього твору лише в частині прав, що не передаються.
Передача невиключного права на використання твору - це
надання іншій особі права використовувати твір певним способом
і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне
право, зберігається право на використання твору і на передачу
невиключного права на використання твору іншим особам.
Примітка. Передача виключного права: Автор надає набувачу
авторських прав на строк дії авторського договору і за винагороду
право на використання визначеним сторонами чином твору на певній
території (держава, регіон тощо). Автор не може використовувати
на зазначеній території права, делеговані набувачу авторських
прав, сам, а також передавати їх третім особам.
Передача невиключного права: Автор надає набувачу авторських
прав на строк дії авторського договору і за винагороду право на
використання визначеним сторонами чином твору на певній території
(держава, регіон тощо). Ліцензіар може використовувати на зазначеній
території права, делеговані ліцензіату, сам і передавати їх третім
особам.
Три форми використання патентів
Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
(частина 2 статті 9), зокрема, передбачає такі форми використання
патентів:
- виготовлення, пропонування для продажу, застосування або ввезення,
зберігання, інше введення в господарський обіг в зазначених цілях
продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу
(корисної моделі);
- застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування
його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей
спосіб, знає про те, що його застосування забороняється без згоди
власника патенту або виходячи з обставин це і так є очевидним;
- пропонування для продажу, введення в господарський обіг, застосування
або ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого
безпосередньо способом, що охороняється патентом.
Де прочитати про роялті
1. Андрощук Г. Правовая регламентация служебных изобретений.-
Юридическая практика.- №23.- 06.06.2001.
2. Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна.
- М.: Институт новой экономики. - 1997. - 864 с.
3. Финансово-кредитный словарь. Т. III. - Под ред. Н. В. Гаретовского.
- М.: ФиС - 1988. - с.71.
4. Інтелектуальна власність: Словник-довідник. Т. 1. - Авторське
право і суміжні права. - За ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб'язка.
- К.: Ін-юре. - 2000.
|
